|
１．台商宜在大陸註冊商標
大陸商標法採註冊保護原則，因此台商到大陸投資設廠，進行經貿活動時一定要了解這一原則。而一部分帶商標到大陸經商的台商忽視了大陸註冊在先的原則，未將自已的商標先行註冊而後使用，其結果往往是當這些未註冊的商標隨商品進入市場後，有不法廠家或個體業者，乘機搶先註冊這些商標，以致台商在向商標局提出註冊申請時，申請被駁回；或者當這些商標被人仿冒時，由於台商未在大陸商標局註冊該些商標，仿冒者的侵權行為不能成立，因而阻止仿冒的行為亦會遇到很大的因難。
當這樣的情形發生後，雖台商可以依據法律規定行使自已的權利，依據確鑿的證據撤銷已搶先註冊的商標，維護自已對該商標的專用權。不過，台商要依據法律的規定來保護自已的商標，不得不花費大量的精力、財力，而其結果如何則難預測，因為這涉及運用法律是否正確以及證據是否充分等等複雜因素。
因此，在大陸經商，除法律規定的藥品必須帶註冊商標以外，對其他類商品上的商標，在開始使用前也應先將其註冊。
２．台商的商標在大陸被搶先註冊怎麼辦
台商的商標被搶先註冊，可以依照下列兩條規定，努力尋求救濟：第一，商標法規定，凡利害關係人對已註冊的商標有爭議的，可以自該商標核准註冊之日起一年內向商標評審委員會提出爭議申請，由評委會作出維持或者撤銷有爭議的註冊商標的終局裁定。第二，從一九八八年一月修訂了商標法實施細則開始，今天的商標法第二十七條和其細則第二十五條規定，對於註冊不當的商標（爭議已經裁定的除外），任何人可以在該註冊商標的有效期內向商標評委會申請裁定撤銷該商標在大陸的不當註冊。
在實務上，台商依據上述條款行使權利的撤銷案件已有許多。提起此種法律行動的成敗基礎，主要在於是否掌握有商標法有關規定的含義，以及是否能夠提供有效證據的能力。
下列行為屬於《商標法》第二十七條第一款所指的以欺騙手段或者其他不正當手段取得註冊的行為：（１）虛構、隱瞞事實真相或者偽造申請書件及有關文件進行註冊的；（２）違反誠實信用原則，以複製、模仿、翻譯等方式，將他人已為公資熟知的商標進行註冊；（３）未經授權，代理人以其名義將被代理人的商標進行註冊的；（４）侵犯他人合法的在先權利進行註冊的；（５）以其他不正當手段取得註冊的。
３．台商如何防止已註冊的商標被撤銷
台商的商標在大陸註冊後，如果連續三年不使用，應該在大陸發行的報刊雜誌等宣傳媒體做廣告，或參加在大陸舉行的展覽會，以作為使用證明，否則當有第三者以三年未使用為由要求撤銷該未使用商標，而商標註冊人又拿不出使用證據時，商標主管機關將依法撤銷該商標的註冊。
４．台商申請註冊商標應注意事項
１．申請途徑：
按照大陸商標法的規定，台商以法人或自然人的名義在大陸申請註冊商標，必須委託在大陸有代理權的商標代理機構代理其行為，這就意味著費用上與大陸企業的費用相比較要高的多，有一部分台商為省錢，就委託其在大陸的親屬，朋友以大陸企業的名義在大陸註冊其商標，待其獲得註冊後再轉讓該商標於自已名下，從費用上講，表面費用是節省了許多，但問題是，一方面這樣的先申請再轉讓，要相當長的時間，另一方面有此台商再選擇代為其申請註冊的申請人時，有信用上的不足性，因為大陸商標法不允許大陸自然人申請商標註冊，因此台商只可能透過其親屬、朋友介紹大陸企業來幫忙，有些企業會因為種種原因，或台商與該企業只有
”君子協定”等，等等，致使該企業反悔將該商標註冊後即轉讓的協議，或屆時要求高價轉讓費。這樣一來，費用實質上不但沒有節省，而後果可想而知。
其實，台商應該充分認識工業產權的特性，前期的投資是為了後期的利益，如果能按照法律的規定，通過正規的代理機構，將自已的商標儘快的獲准註冊，這在法律上將是對自已商標權利的完善保障。
２．商品名稱的用詞方法：
大陸和台灣，同樣使用中文，作為人與人之間溝通的工具，不至於產生太大的問題。但兩岸畢竟相隔了四十多年，各自文化的發展，雖然仍有共通之處，但也有相當差異，兩岸用詞上的差異已經足以影響台商在大陸申請商標的進展速度，因為申請文件往往被退回，原因是商品名稱或服務項目的申報用詞出了問題。例如：（ Valves），在大陸稱為（閥門），而台灣稱（凡而）；台灣的（雷射印表機），大陸稱（激光打印機）等等。大陸商標主管機關要求用詞規範，指的是要求用大陸通俗名稱申報商品和服務項目。
台商為了能順利通過商標形式審查，應注意商品的分類和用詞，台商首先應認識到修改用詞的必要性，將商品或服務項目報給商標代理機構，由代理人幫助修改，並讓申請人確認後才提出申請。
３．商品分類：
台灣目前仍使用自已的商品分類法。大陸則已在一九八八年開始同世界上許多國家和地區一樣，使用國際分類法體系。由於分類體系不同，會給台灣申請人在商品分類的確定上帶來困難，特別是，在台灣申請時屬於同一類別只須提出一件申請的兩個商品，在大陸申請時就有可能分屬於二個類別，要分案申請。同樣，也存在相反的可能性。例如，電腦及其周邊設備，依台灣分類可能分屬於幾個類別，而以大陸用的國際分類法，他們則是在同一類別中。無論是那種情形，台灣申請人在填寫申請書的商品和服務項目時，可與代理人先行商榷，或者可以將自已需要保護的商品或服務項目先行報給大陸商標代理人，由其幫助分類後，然後由申請人決定在幾個類別提出申請。
５．台商申請註冊商標被駁回的主要類型
在實務中，台灣申請人的商標申請被駁回的比例很高，總結起來，大概有以下幾種情形。本文舉以實例，並提出一些建議，供台商參考。
（１）前面已經提到，台灣、大陸因文化發展的差異會影響商標的申請進展，但更因為文化傳統相似，造 成選擇商標時的雷同，因而許多台灣申請案被認為和已經先註冊的大陸商標相同或近似遭駁回。
解決這種問題，建議當申請人擬要申請一些中國人很常用的字、詞組成的商標時，例如：商標中有 （龍）、（福）、（樂）、（佳）、（鑽石）等文字，應先向商標局提出查詢申請，了解擬申請商 標的存在情況，有必要時可先作出一些修改，然後再提出申請，一方面是避免或減少申請過程中的 障礙，另一方面在時間和費用也減少浪費。
（２）台商申請案被認為違反大陸商標法的禁用條款而遭遇駁回的比例相當高。
大陸商標法第八條第５，６，８，款規定：商品的通用名稱和圖形，和直接表示商品的質量、主要 原料、功能、用途、重量、數量、及其他特點的，以及誇大宣傳並帶有欺騙性的商標，均被視為缺 乏顯著性或具有描述性，不准予註冊的商標。例如（DIAMOND
JEANS）商標用在牛仔服上，因為 JEANS被認為是所用商品的通用名稱而駁回；（台灣樹脂）用於（未加工樹脂上），被認為直接表 示了商品的原料被駁回；而（CLASSY）商標用於服裝上描述了商品的特點被駁回；（頂好）商標 被視為有「欺騙性」，一直未被獲准註冊。其實，依台灣的價值觀和社會通念，這應不算什麼欺 騙，也不會有人看了（頂好），就以為是頂好，台灣有關單位應努力與大陸商標局溝通這些觀念才 是。
如何避免觸犯禁用條款，我們認為，當台商要使用一個新商標時，應先向有經驗的商標代理機構諮 詢其註冊性，如果是擬申請註冊一個顯著性較弱，但已經長期使用了的商標，也應在有經驗的代理 機構的指導下，準備充分的證據，遞交大陸商標主管機關，爭取以該商標已獲得了第二含義准予註 冊，否則，該台商在大陸的經營活動必定受到影響．至於用了通用名稱的商標，應將該字、詞刪去 再提出申請。
（３）商標是縣級以上行政區劃的地名、或公眾知曉的外國地而被駁回。例如：（德昌）是四川省的一個 縣，（BROADWAY），這兩個商標均被駁回。但大陸商標法就地名不准許註冊，同時卻又規定地 名有其他含義的除外，例如，（BUFFALO）商標，他除了是一公眾知曉的美國地名外，還有（水 牛)的含義，因此該商標已在大陸獲准註冊
（４）一個商標由兩個或幾個毫無關係(至少表面看來如此)的文字部分組，因而被作為雙重或多重商標駁 回，如（VECTRA百靈）商標就因為文字部分無關聯而駁回，這時，應在申請前充分研究申請商標 幾個部分之間的關係，如果確無關聯，應分別提出申請，使用時可以合併使用；如果存在一定的關 聯，例如音譯、意譯、讀音（包括方言）關係，即使遭到駁回，也能在複審時充分陳述，得以註 冊。例如：（美意BEIYEE）商標就是在複審中陳述的（BEIYEE）是漢字（美意）的閩南話諧音的理 由被審定成立，複審得以成功。
（５）由於中文文字一音多字的特點，後一個商標因在先有一發音相同的商標的存在而不能註冊，例如 （嘉新）和（佳欣），這時建議加 用一個圖形，一併申請，以增加文字部分的顯著性。
（６）申請商標與引證商標所指同一事物，例如（太陽神）和（阿波羅）商標，（LION）和（獅頭圖形） 商標雖然他們的圖形、文字和形式完全不同，但被認為指向同一主題而被視為造成混同。這此觀念 和作法，和台灣確實不同。
以上５、６之情形，應以申請前的查詢幫助確認，但商標局目前尚為手工查詢，結果自然時有差誤。
６．大陸商標法及主管機關
大陸現行商標法生效於一九八三年三月一日，歷經近十年的實踐後，於一九九三年二月二十二日公佈修正。商標法實施細則亦於一九八三年三月十日同商標法同時生效，並於一九八八年一月三日第一次修訂，於一九九三年七月十五日第二次修訂。
由於歷史的原因，與世界上多國家和地區不同，大陸的商標局和專利局是兩個不同的機構，商標局是隸屬於國家後商行政管理局的機構，而專利局則是直屬國務院管轄。因此商標、專利的法律法規和實踐有很大的不同。
如上所述，大陸受理商標案件的機構是國家工商行政管理局商標局，與商標局並列的設國家工商行政管理局商標評審委員會，專門受理商標局駁回的案件，商標局一審裁判的複審案件，以及商標法規定的一審終審案件，而解決商標侵權糾紛案件，當事人可以在工商局或法院之間做選擇。
７．在大陸辦理各種申請的手續及所需文件種類
根據大陸商標法實焦細則第三條的規定和實務，台商在大陸申請商標註冊及辦理有關商標事宜，必須委託由國家工商行政管理局指定的商標代理機構代理。現在大陸共有指定代理機構五家，他們是：中國國際貿易促進委員會專利商標事務所（由原中國國際貿易促進委員會商標代理部 專利代理部於一九九四年一月一日合併而成），中國專利代理（香港）有限公司，上海專利事務所，中國商標事務所以及永新專利代理公司。
按照商標法實施細則的規定，商標的各種申請所需文件具體如下：
１、新申請，包括服務標章的申請（大陸已從一九九三年七月開始接受服務標章的申請，其規定和申請手 續同商品商標）：
Ａ．申請書一式二份；
Ｂ．委託書一式二份；
Ｃ．商標圖樣十五份；
大陸已於一九八八年開始使用國際分類法。按照目前的實踐，每個商標在每個類別應分別提交上述各項文件。如果申請註冊的商標是用在人用藥品、醫用營義品、嬰兒食品上，還須提交台灣衛生出具的批准生產或銷售上述產品的證明，或者用政府等有關機構頒發的營業執照來代替。
如果申請註冊的商標是要求保護顏色的，除了提交十五份彩色圖樣外，另交二份黑白墨稿
２、註冊商標的轉讓申請：
Ａ．申請書一式二份，由轉讓雙方共同簽署；
Ｂ．委託書一式二份，由受讓人簽署；
Ｃ．大陸註冊證原本。
３、商標註冊人名義變更申請：
Ａ．申請書一式二份；
Ｂ．委託書一式二份；
Ｃ．註冊人所在地有關部門出具的名義變更證明；
Ｄ．大陸註冊證原本。
４、商標註冊人地址變更申請：
Ａ．申請書一式二份；
Ｂ．委託書一式二份；
Ｃ．大陸註冊證原本。
５、商標註冊的續展申請；
Ａ．申請書一式二份；
Ｂ．委託書一式二份；
Ｃ．大陸註冊證原本；
Ｄ．商標圖樣十份。
６、註冊商標的許可備案申請：
Ａ．申請書一式二份；
Ｂ．委託書一式二份；
Ｃ．大陸註冊證原本；
Ｄ．許可合同一式三份。
７、註冊有標的侵權、假冒案件的裁定申請：
Ａ．大陸註冊證副本；
Ｂ．註冊人的產品及侵權、假冒產品，及其他有關的證據，如侵權人、假冒人的名稱、地址；
Ｃ．委託書一式二份。
８．在大陸申請商標註冊及辦理與其有關事宜的收費情形
目前，台灣申請人在大陸辦理商標事宜，在地位上還被視為境外法人或自然人，收費標準上還未享有大陸申請人的待遇。按照目前的收費標準，一個商標的新申請案，如果順利註冊，大約在四至五百美金不等；如果在申請註冊過程中發生駁回，提出複審申請的或商標公告後被異議，需要提出答辯的，甚至當商標註冊後被爭議、被撤銷，須對此進行答辯的，都要另行繳費，這幾種案件平均費用在四至五百美金之間。當註冊商標發生轉讓、變更、許可他人使用、續展（繼續註冊證的有效期）等情形，都必須相商標局備案，並繳費，費用在一百至五百美對之間不等。
９．在大陸申請商標註冊的一般程序
就商標註冊而言，大陸目前實行的是申請在先原則，依照一九九三年七月十五日修訂的商標法實施細則第十二條的規定，商標註冊的申請日期，以商標局收到申請書件的日期為準。申請手續齊備並按照規定填寫申請書件的，編定申請號，發給《申請收據》，申請手續不齊備或者未按照規定填寫申請書件的，予以退回，申請日期不予保留。申請手續基本齊備或者申請書件基本符合規定，但是需要補正的，商標局通知申請人予以補正，限不在收到通知之日起十五天內，按指定內容補正並交回○標局。限期內補正並交回商標局的，保留申請日期；未作補正或者超過期限補正的，予以退回，申請日期不予保留。
以上為商標申請過程中的形式審查階段。
商標申請在通過了形式審查後進入實質審查。凡符合《商標法》有關規定並具有顯著性的商標，予以初步審定，並予以公告，自公告之日起三個月內沒有人提出異議，或者提出的異議經裁定不成立者，才核准註冊，發給商標註冊證，並刊登註冊商標公告。申請依法駁回的，商標局發出《駁回通知書》當事人對駁回理由不服的，可以在收到通知後十五天內向商標評審委員會提出被審，申該委員會作山終局裁定。另外，對商標局作出的異議裁定不服的，當事人也可以在收到通知後十五天內向商標評委會提山複審，由該會作出終局裁定。
在實質審查階段中，如果嚴標局認為商標註冊申請內容可以修正的，根據一九九三年七月十五日修改的新商標法實施細則的規定，商標局審查員會發給申請人《審查意見書》，限其在收到通知之日起十五天內予以修正，未作修正，超過限期修正，或者修正後仍不符合《商標法》有關規定的，駁回申請，發給申請人《駁回通知書》
１０．商標侵權案件的解決方法
對獲准註冊商標的保護，大陸商標法律規定了行政保護和司法保護的（雙軌制），當註冊商標受到侵害時，其權利人可以請求有關行政機關（工商行政管理局）查處，也可以直接向人民法院提起訴訟，請求司法救濟。而當事人對行政機關的處理決定不服時，還可以在規定的期間內向人民法院提起訴訟。經過多年的實踐，總結起來講，行政機關查處侵權、假冒商標案件比較多，因為大陸的商標多年來一直著重行政管理，反而不重司法，因此，目前商標的侵權、假冒案件有 95%以上通過行政保護的途徑解決。 |
